Version du 14 janvier 2005 à 14:00

France

LES CONTRATS D’EXPLOITATION DU DROIT DE BREVET

Deux types de contrats permettent de faire exploiter le droit de brevet par des tiers, la cession ou la licence, autrement dit la vente du droit de brevet ou sa mise en location, son louage. A noter que le régime de ces contrats s’applique également aux certificats d’obtentions végétales.

1.La cession de brevet

La cession (stricto sensu) de brevet est un contrat de vente (ou une donation si elle est à titre gratuit, hypothèse que nous n’envisagerons pas ici), régi, à ce titre par les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle et les articles 1582 et suivants du code civil. Chavanne et Burst relèvent que l’expression « cession de brevet » n’a en elle-même pas de sens, et relève de la pure convention de langage, car ce serait la cession d’un titre de propriété ! Précisons donc que la formule signifie en réalité « cession d’une invention brevetée ». Le caractère aléatoire, discuté par Pouillet, n’est pas reconnu par la jurisprudence (Cass.com. 3 mai 1978), et son caractère civil ou commercial (ou mixte) est fonction des règles de droit commun.

C’est une opération très courante, qui concerne 25% des brevets délivrés en France chaque année, soit environ 4000 actes. Par ailleurs, il faut relever que, comme pour les marques, le brevet peut être cédé non seulement isolément mais aussi avec un fond de commerce.

Remarque : en cas de cession mais sans brevet déposé, il s’agira d’un contrat de communication de savoir faire : le cessionnaire devra alors déposer lui-même le brevet (Paris 30/01/91, Ann., p.39)

L’étude de ce contrat concernera, classiquement, les conditions de formation de la cession de brevet, ainsi que ses effets.

Conditions de formation de la cession de brevet

Conditions de fond et de forme…

Conditions de fond

Objet, prix et durée.

Le prix

Le contrat est à titre gratuit (donation) ou onéreux ; le prix doit être déterminé ou déterminable. Droit commun, donc, n’appelant pas ici de commentaire particulier. Le principe est celui de la liberté dans ses modalités de fixation ; il est souvent composé d’un ‘cash’ et d’une redevance établie en fonction des résultats de l’exploitation du brevet ou de chiffre d’affaire (cas le plus courant), ce qui entraînera, en logique, une obligation d’exploiter l’invention (obligation de moyen) faute de quoi le prix ne serait pas déterminable1. La clause d’échelle mobile devra respecter l’ordonnance de 1958, et le juge peut substituer un indice licite à un indice illicite, grâce à la commune intention des parties.

Remarque : la cession de brevet est, fiscalement, soumise au taux réduit sur les plus-values à long terme.

Objet

NB : le droit moral de l’inventeur, autrement dit son droit de figurer sur le titre et les documents en tant qu’inventeur, est incessible (com. 23 nov. 1964, Bull.civ. IV n°513).

On peut céder, en tout ou partie : un ou plusieurs brevets délivrés une simple demande de brevet déposée, puisque le droit du breveté naît de la demande. Dans ce cas, le rejet de la demande aboutira à l’annulation du contrat pour défaut d’objet. Il en est de même en cas de cession d’un brevet nul, expiré ou déchu : com. 13 juin 1978, D.B.78, VI, p.3. Dans le cas de l’annulation du brevet, l’initiative de cette demande ne peut appartenir au cédant (garantie d’éviction du fait personnel) mais au cessionnaire qui a intérêt à agir, sauf à avoir inséré au contrat une clause de non-contestation, dont la validité peut paraître douteuse au regard du droit de la concurrence2, mais semble pour l’instant reconnue par la jurisprudence nationale3. La doctrine y est hostile4. La cession peut être évidemment totale, mais aussi partielle : Prérogatives : un usufruit est possible (v. Foyer et Vivant p.418). Objet : il est possible de céder une application particulière du procédé breveté, alors qu’il peut y en avoir plusieurs. La limitation peut aussi concerner le territoire…

Durée et territoire

Aucune durée n’est à prévoir sauf si le contrat comprend un paiement par redevances. Le territoire est celui qui est couvert par le titre cédé. Les stipulations du titre emportent celles de la cession. On peut toutefois ne céder le titre que pour une exploitation limitée à une portion du territoire qu’il couvre. En cas de limitation à une partie du territoire, on se trouve dans un cas de copropriété : la quote-part est cessible, sous réserve du respect du droit de préemption (v. Galloux n° 267) ; il faut en outre être attentif –à nouveau- au droit de la concurrence… Il n’y a pas de cession automatique en cas de cession du brevet étranger correspondant à l’extension du brevet français. En revanche, il y a indépendance du droit de brevet et du droit de priorité unioniste (qui permet de bénéficier de la même date de dépôt de la demande dans un autre pays, à condition d’y déposer sa demande, assortie de ce droit de priorité, dans un délai d’un an). Si la cession du droit de priorité n’est pas expressément prévue, elle n’aura pas lieu, ce qui peut s’avérer ennuyeux pour le cessionnaire du brevet qui souhaiterait exploiter l’invention dans un autre pays. Conditions de forme et de publicité : Les opérations portant sur des brevets sont solennelles et ont des formes particulières.

Conditions de forme et de publicité

Ecrit

Un écrit est obligatoire et doit être publié, par le cessionnaire, au registre national des brevets, auprès de l’INPI (art.L.613-8, alinéa 56 CPI), formalité requise ad validitatem (com. 4 nov. 1996, PIBD III.224). Sans cet écrit, le contrat de cession sera nul, de nullité relative (Cass.com. 17 juillet 1957 D. 1958, som. p.10., Chavanne et Burst n°2787; contra –nullité absolue- : Lamy n°17868, Cass. Com. 4 nov. 1976, Bull. civ. IV n°278, p.233) : c’est à dire qu’elle ne pourra pas être soulevée d’office par le juge.

Publication

La publication se fait au Registre National des Brevets (RNB), art. L.613-9 al.1er9. A noter, au titre de ces formalités, la confidentialité possible de certaines stipulations, notamment financières… (v. art. R.613-53 à 59, not. R.613-5510 et 56). L’identification des parties reste, bien entendu, indispensable.

Les conséquences de ces formalités sont, à la manière de la publicité foncière, l’inopposabilité aux tiers ; mais aussi : - si le breveté cède son titre deux fois, le premier publié sera le titulaire des droits (com. 27 oct.1980) - tant que le cessionnaire n’a pas publié la cession, il ne peut pas agir en contrefaçon, seul celui qui est inscrit à l’INPI peut, en effet, le faire ; la saisie-contrefaçon déjà réalisée sera déclarée nulle. Si les actes de contrefaçon ont commencé avant la publication et continuent après, les deux parties devront poursuivre le contrefacteur, chacune pour son temps, sauf si le contrat prévoit une délégation de poursuites dans cette hypothèse, ce qui est fréquent et recommandé, dans un souci de simplification des poursuites.

Déclaration (L.624-1 s.)

Enfin, s’il s’agit d’un contrat « avec l’étranger », il doit être spécialement déclaré auprès de l’INPI. Les autorités françaises disposent ainsi d’une information économique sur les mouvements transfrontaliers de transferts de technique, qui peut leur être utile pour les échanges avec l’extérieur.

Les effets de la cession de brevet : L’objet du contrat de cession de brevet est d’emporter le transfert de propriété du brevet des mains du breveté vers celles du cessionnaire. Droit commun de la vente. Cet effet appelle des commentaires particuliers en ce qui concerne les perfectionnements qui ont été pris à la suite du brevet cédé, mais avant la conclusion du contrat11. Le problème peut être examiné de prime abord du point de vue terminologique : le ‘perfectionnement’ peut être entendu dans un sens technique ou commercial ; Chavanne et Burst optent pour une définition technique qui consiste à entendre par ‘perfectionnement’ une invention nouvelle. Mathély considère qu’il ne peut y avoir transfert de propriété, alors qu’une majorité considère que le transfert doit être reconnu, au moins dans le cas d’un certificat d’addition. Mais une clause expresse peut être stipulée, ce qui sera évidemment conseillé. En effet, leur transfert étant incertain, il convient de prévoir celui-ci dans le contrat de cession du brevet principal.

Les effets de la cession de brevet

On étudiera successivement les obligations à la charge du cédant, et du cessionnaire.

Obligations à la charge du cédant

Obligations de délivrance et de garantie.

Obligation de délivrance

Le cédant est débiteur d’une obligation de délivrance : celle ci suppose le transfert matériel du titre, même s’il est moins nécessaire de l’effectuer rapidement, puisque le contrat a été conclu dans une forme solennelle. La délivrance de l’invention n’emporte pas pour l’inventeur l’obligation de céder son savoir-faire relatif à celle-ci, ni même une assistance technique. La jurisprudence considère que le brevet, s’il est valable, décrit suffisamment l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’utiliser. Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace d’utiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire l’objet d’un autre contrat (et donc d’une autre rémunération).

Obligation de garantie

Vices cachés et éviction.

La garantie des vices cachés

Garantie légale de l’article 1641 c.civ.12 Due sauf stipulations contraires du contrat. Le vendeur, cédant, doit garantir au cessionnaire une chose apte à l’usage prévu dans le contrat. Elle ne couvre toutefois que les vices liés à la conception de l’invention et non les vices de fabrication, que le cessionnaire pourrait avoir causés ni même les vices de commercialisation de l’invention. La jurisprudence exige une stipulation formelle non équivoque pour un achat aux risques et périls du cessionnaire. S’il s’avère, après cession que l’invention n’était pas brevetable, au cours d’une action en contrefaçon par exemple, il ne faudra pas raisonner en termes de garantie des vies cachés mais en termes de nullité du contrat pour absence de cause (mais il s’agit ici de technique juridique, ce qui vous intéresse peu, l’essentiel est de savoir que la nullité du brevet sera sanctionnée au niveau du contrat de cession et que le cessionnaire n’en sera pas trop lésé).

La garantie d’éviction

Article 1625 et s. c.civ.13 : le vendeur doit assurer au cessionnaire une possession paisible de la chose (ici, le brevet). Le vendeur ne peut pas évincer le cessionnaire de la propriété du brevet. Il ne peut donc plus l’exploiter lui-même ni agir en contrefaçon contre le cessionnaire. En ce qui concerne les tiers, le cédant n’est pas garant des troubles de fait, l’action en contrefaçon appartenant, dès publication du contrat, au cessionnaire. En revanche, il est garant des troubles de droit, autrement dit des actions en revendication, en contrefaçon, ou encore en revendication de possession personnelle antérieure que pourrait subir le cessionnaire de la part de tiers mécontents. Ces hypothèses donnent fréquemment lieu à des clauses limitatives, qui sont régies par le droit commun des contrats.

Obligations du cessionnaire

Il doit payer le prix stipulé au contrat. Si le contrat prévoit une redevance, il sera tenu d’une obligation d’exploitation du brevet. Il doit aussi, dès le moment où le transfert de propriété du brevet est intervenu, s’acquitter des charges relatives à ce dernier (notamment redevance annuelle INPI) Le contrat peut évidemment prévoir des obligations annexes concernant la communication des perfectionnements, leur confidentialité, etc.

Le non respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties emportera résolution judiciaire du contrat, ou bien résolution de droit (autrement appelée résolution automatique) si cela a été prévu au contrat.

Sanctions

Nullité, et résolution du contrat.

Nullité du contrat de cession

La disparition du brevet entraîne la nullité. Mais en cas de disparition partielle, l’annulation peut elle-même être partielle, et une révision de prix sera possible. Dans le cas d’une clause, expresse et stipulée de bonne foi, ‘aux risques et périls de l’acheteur’, le contrat pourra être qualifié d’aléatoire : le cédant garde le prix et ne versera pas de dommages-intérêts. Qui peut agir ? v. supra.

Résolution du contrat

Hypothèse où une des partie n’exécute pas ses obligation, ou bien où l’on remplit une condition posée par une éventuelle clause résolutoire. On se référera ici à l’article 1184 du code civil.

2.La licence de brevet

La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie d’une rémunération appelée « redevances » ou « royalties ». Ce contrat de concession est assimilable à la location, ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du code civil (et L.613-8 s. du CPI)14 ; en cas de licence à titre gratuit on se référera aux règles du commodat, art. 1874 et s. du code civil. On peut immédiatement relever que ce contrat sera marqué d’un fort intuitu personae, interdisant donc en principe les sous-licences.

Conditions de formation du contrat de licence

Conditions de fond

Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être propriétaire du brevet.

Objet

Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire. Le brevet, ou bien une simple demande déposée de brevet, est l’objet du contrat, la concession de licence peut être pleine ou limitée, dans l’espace et dans son contenu (limitation qualitative ou quantitative de l’exploitation). Dans le silence du contrat, le licencié n’a pas droit, en l’état actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet. Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé n’avoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle d’un contrat à exécution successive ; mais doit –il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant. Comme pour la cession les parties peuvent limiter contractuellement l’étendue de l’objet du contrat. Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion d’une licence exclusive nécessite l’accord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront s’opposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. S’ils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi. En principe, la licence exclusive n’interdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution n’étant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point.

Prix

Déterminé ou déterminable (v. Arrêts de 1995)…. Le principe est celui de la liberté contractuelle. Ainsi le prix peut être forfaitaire ou proportionnel ou bien les deux. Toutes les modalités sont imaginables (progressive, dégressive…) On trouve souvent des quotas de production ou d’exploitation minimale ou maximale, ou encore des quotas minimums de redevances, voire des variations dans le temps.

Durée et territoire

Le contrat de licence de brevet est valable jusqu’à la fin de validité du brevet (déterminée ou indéterminée), elle ne peut être plus longue, car cela constituerait une atteinte au droit de la concurrence, son territoire est naturellement celui du brevet, sauf clause contraire expresse.

Conditions de forme

Le contrat doit, à peine de nullité (relative : com. 4 nov. 1976, PIBD 1977 III.224), être écrit. Il doit être publié à l’INPI (au RNB, v. supra) pour être opposable aux tiers, sauf si le tiers en a eu connaissance (v. RD propr.ind. 1998 n° 87 p.15). Si le contrat est conclu entre des parties de nationalités différentes, il doit en outre être déclaré au ministère de l’industrie.

Effets du contrat de licence de brevet

La licence de brevet n’emporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété d’un prototype, mais il doit être prévu.

Obligations du concédant (donneur de licence)

Article 1719 du code civil : les obligations sont la délivrance et la garantie.

Obligation principale

Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure d’en jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et qu’elle n’est pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et l’assortir d’une clause de confidentialité. L’assistance technique n’est pas, a priori, due par le concédant. Sur les perfectionnements, v. supra.

Obligation de garantie

La garantie des vices cachés est due dans les mêmes termes qu’en matière de cession de brevet, elle peut être étendue ou limitée. Quant à la garantie d’éviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié n’est en effet pas titulaire de l’action en contrefaçon, même après publication du contrat. Si le breveté n’engage pas d’action en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de l’action s’il a vainement mis en demeure le concédant. En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit évidemment garantir le licencié d’une éventuelle action en contrefaçon, en revendication, ou en revendication d’un droit de possession personnelle antérieure, qui pourrait porter préjudice à son exploitation paisible du brevet. Ceci n’est cependant valable que si le licencié est de bonne foi. Enfin, le breveté a l’obligation de maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée de la licence, c’est à dire de s’acquitter des annuités, sous peine de voire le contrat frappé de déchéance et sa responsabilité engagée.

Dans le cas d’une licence exclusive, on retrouve, à la charge du concédant, une obligation de garantir l’exclusivité de l’exploitation de l’invention au concessionnaire.

Obligations du licencié

Il doit payer le prix stipulé et se plier aux modalités de vérification prévues au contrat (audits, clauses de tenue des comptes…) Il est également tenu d’une obligation d’exploitation du brevet, que la licence soit ou non exclusive, ce qui est justifié par le caractère proportionnel des redevances et la présence fréquente d’obligations de communication réciproques des perfectionnements, ainsi que par le risque de licence obligatoire pour le breveté en cas d’exploitation insuffisante de l’invention. Cette exploitation doit être effective, sérieuse et loyale, elle s’entend d’une exploitation à plein et au maximum des moyens et facultés du licencié. Il ne peut se contenter d’une exploitation minimale, même si un quota minimum de redevances a été prévu au contrat.

Bibliographie sommaire :

• J. Foyer et M. Vivant, « Le droit des brevets », PUF, 1990, pp. 413 et s.
• J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, « Droit de la propriété industrielle », Deuxième édition, Litec, 2001, pp.97 et s.
• J-C. Galloux, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2000.
• J. Azema, « Propriété industrielle », in Lamy commercial, rééd. annuelle.
• J. M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, Vis Savoir faire, n° 66
• F. Pollaud- Dulian, « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien, 1999.